【域外传真】从埃及女神案看美国外观设计专利侵权判定标准
我国判定外观设计专利是否相同或近似的标准是“一般消费者”+“整体观察，综合判断”，那么美国的标准是怎样？那就通过埃及女神（Egyptian Goddess）案来了解一下美国外观设计专利侵权判定标准吧。
一、案件信息
原告、上诉人：Egyptian Goddess, Inc.（简称EGI）
被告、被上诉人：Swisa.Inc.和Dror Swisa（统称Swisa）
第三方被告：Adi Torkiya
德克萨斯北区联邦地区法院初审判决：
Egyptian Goddess, Inc. v. Swisa, Inc., 2005 U.S. Dist. LEXIS 32931 (N.D. Tex., Dec. 14, 2005)
美国联邦巡回上诉法院判决：
1.Egyptian Goddess, Inc. v. Swisa, Inc., 498 F.3d 1354 (Fed. Cir. 2007)
2.Egyptian Goddess, Inc. v. Swisa, Inc., 543 F.3d 665（2008）（全院庭审en banc）
二、案情介绍
EGI在德克萨斯北区联邦地区法院院提起诉讼，指控 Swisa侵犯了EGI的美国No.467,389号外观设计专利（“389专利”，见图1）。该专利要求保护一种指甲锉刀的外观设计，该指甲锉刀由矩形中空管组成，该中空管具有大致方形的横截面并且在其四个侧面中的三个侧面上具有抛光垫。Swisa的被控侵权产品包括一个矩形的中空管，其横截面为方形，但在其四个侧面都有抛光垫。
图1：EGI的389专利
图2：Swisa产品
在对请求保护的389外观设计进行研究后，地区法院将其描述如下：一种通常为正方形横截面的中空管状框架，其中正方形具有长度为S的边，框架具有大约3S的长度，并且框架具有大约T = 0.1S的厚度，横截面的拐角是圆形的，横截面的外角在90度半径约为1.25T时倒圆，横截面的内角在90度半径约为0.25T时倒圆；并且用厚度为T的矩形研磨垫固定到框架的三个侧面上，覆盖侧面的平坦部分，同时保持弯曲半径不被覆盖，框架的第四侧面裸露。
Swisa提起了不侵权的简易判决动议并获地区法院批准。地区法院援引先例，指出外观设计专利侵权案件中的原告必须证明（1）被控侵权设计与请求保护设计在“普通观察者测试”中“实质性相似”；（2）被控侵权设计包含“外观设计专利区别于现有技术的新颖点。”经过比对，地区法院认为，Swisa涉嫌侵权的产品并没有包含389专利的“新颖点”，即“锉刀的第四个裸露面”（a fourth, bare side to the buffer）。
EGI认为389专利的新颖点是该四个要素的组合。然而，地区法院拒绝解决是否可以在各种现有技术中没有出现的要素组合中找到新颖点的问题，因为法院发现美国No.416,648号外观设计专利（“Nailco专利”）包含389专利中除了一个元素之外的所有元素。，即“增加了没有抛光面的第四面，从而将等边三角形横截面转变成正方形”。由于Swisa的产品没有包含389专利的新颖点，故地区法院认为其不构成侵权。
2007年EGI向联邦巡回上诉法院上诉，上诉法院的合议庭予以维持。合议庭同意地区法院的意见，关于被控侵权的Swisa锉刀是否“盗用要求保护的外观设计的新颖性点”，没有任何重大事实的问题，并指出外观设计专利中的新颖性点可以是单个新颖的设计元素，也可以是现有技术中单独已知的元素组合。然而，对于各个已知设计元素的组合构成的新颖点，必须是相对现有技术的非微不足道进步。
合议庭指出，EGI声称的新颖点是四种请求保护的设计元素的组合：（1）开放的空心体，（2）方形横截面，（3）凸起的矩形锉刀垫，以及（4）外露的角。 合议庭同意地区法院的意见，即现有技术Nailco专利中包含了除了主体的横截面是三角形而不是正方形外的每一个要素。合议庭指出“没有理性的陪审员可以认为，EGI声称的新颖点构成了对现有技术的非微不足道进步。” 合议庭得出的结论是：“考虑到指甲锉刀领域的现有技术，被控侵权设计与专利设计之间的差异不能被认为是微不足道的。”因此，地区法院的简易判决是适当的。
在持反对意见的法官看来，“非微不足道进步”测试与先例不一致，也没有得到先例支持；它混淆了侵权和显而易见的标准；它仅适用于涉及设计元素组合的设计；并且它不恰当地关注每个新颖点的显而易见性，而不是整体设计的显而易见性。(Dyk, J., dissenting).
2008年，联邦巡回上诉法院批准了全院法官出庭重新审理（rehearing en banc），并要求解决几个问题，包括：（1）是否应继续将“新颖点”测试用作侵犯外观设计专利的测试；（2）法院是否应采用“非微不足道进步测试”作为确定某一设计特征是否属于新颖点的手段；（3）应该如何运用新颖点测试，特别是当设计的许多特征与现有设计不同时；（4）地区法院是否应在外观设计专利案件中进行正式的权利要求解释。
联邦巡回上诉法院回溯联邦最高法院在Gorham案[1]中确定的普通观察者测试标准及后续发展起来的新颖点测试标准，指出最高法院没有对外观设计专利侵权案件采取单独的新颖点测试，将其作为外观设计专利侵权证明的第二个独立要求，与Gorham案中确定的普通观察者测试不一致。新颖点测试已经证明难以应用于所要求保护的设计具有可以被认为是新颖点的许多特征的情形，或者所要求保护的设计包括特征的组合，每个特征可以在一个或多个现有技术设计中找到的情形。特别是，在多个特征和多个现有技术参考的情形运用新颖点测试已经导致对特征的组合或设计的整体外观是否构成所要求保护的新颖点的分歧。
对于初审法院是否应该在外观设计专利案件中进行权利要求解释的问题，联邦巡回上诉法院引用了联邦最高法院的观点，“用图片解释外观设计专利胜于一切文字解释，没有图片文字解释可能得不到理解”（a design is better represented by an illustration than it could be by any description and a description would probably not be intelligible without the illustration）。[2]美国专利商标局在《专利审查程序手册》(Manual of Patent Examining Procedure)中也作出了同样规定，“图片是外观设计最好的描述”。鉴于试图用文字描述外观设计时存在公认的困难，因此地区法院不要试图用文字“解释”外观设计专利权利要求更为可取。联邦巡回上诉法院强调地区法院关于描述外观设计专利的详细程度的决定是法院自行决定的事情，同时，应该清楚的是法院没有义务对专利设计进行详细的口头描述。地区法院的描述没有任何不准确之处，并且任何一方都没有指出法院的解释带有偏见。除了试图提供对外观设计专利的口头描述之外，初审法院还可以通过解决与权利要求有关的许多其他问题来有效地指导陪审团，其中包括特定惯例在外观设计专利中的作用，如虚线的作用。结论是，为陪审团提供适当的指导而不越过界限影响其事实判断则法院对外观设计专利的口头描述通常是恰当的。
在重新审理过程中，法庭一致认为，被控侵权的指甲锉刀的一般形状与专利锉刀设计的形状相同，两者之间的区别在于被控锉刀在所有四个侧面上都有凸起的抛光垫，而获得专利的锉刀仅在三个侧面上具有抛光垫。两个最接近的现有技是Falley锉刀（见图3），其具有实心的矩形横截面，在所有侧面上具有略微凸起的锉刀，以及Nailco专利（图4），其具有三角形形状和中空横截面，并且其中凸起的抛光垫位于所有三个侧面上。
图3：Falley锉刀
图4：Nailco专利
根据普通观察者标准，本案的关键问题在于熟悉现有技术Falley锉刀和Nailco专利的普通观察者是否会被欺骗认为Swisa锉刀与389专利锉刀相同。鉴于现有技术锉刀与被控侵权锉刀的相似性，我们得出结论，没有理性的事实发现者能够认为EGI通过优势证据表明普通观察者考虑到先前技术，会相信被控侵权的Swisa设计与389专利设计相同。联邦巡回上诉法院虽然是通过使用普通观察者测试而不是通过应用新颖点测试，也没有运用非微不足道进步测试，但得出了与地区法院相同的结论，即在指甲锉刀技术中，没有抛光垫的第四侧与具有抛光垫的第四侧实质上不相同，故维持地区法院认为Swisa锉刀不侵权的简易判决。
三、美国外观设计专利侵权判定标准
1
普通观察者测试标准
1871年的Gorham案涉及汤匙和叉子把手的外观设计专利。在对权利要求侵权的分析中，联邦最高法院指出，外观设计的同一性测试“必须是外观的一致性，而图形或草图中的线条差异……或配置上的轻微差异……不会破坏实质同一性。”法院解释说，外观的同一性或对视觉的影响相同，是对外观设计的实质同一性的主要考验；从“专家的视觉”角度两者不一定相同，“因为人类的聪明才智从来没有产生过一个所有细节完全像另一个的外观设计，以至于专家无法区分它们。”即专家是不会被欺骗的。在该案中联邦最高法院提出一项测试：如果在具有一般购买者通常注意力的普通观察者看来，被控侵权的产品外观设计与注册外观设计是如此的相似，足以使其以为购买的是原告的外观设计专利产品，则侵权成立。[3]自Gorham案判决以来，联邦最高法院在该案中所表达的测试被称为“普通观察者”测试，并得到了下级法院的承认。
2
新颖点测试标准
新颖点测试标准可以追溯到Whitman Saddle案[4]，该案中Whitman马鞍设计包括Granger马鞍的前半部分和Jenifer马鞍的后端的组合，这种设计不同于两个已知鞍座的简单组合，因为该设计的前端“在鞍头后部几乎垂直下降了几英寸”，这与Granger鞍座不同，故不构成侵权。美国联邦最高法院考虑设计创新点的理念在Litton Systems案[5]中被确立为“新颖点测试”标准。该案中美国联邦上诉法院认为基于普通观察者测试的相似性的证据不足以认定外观设计专利侵权。美国联邦上诉法院主张，为了认定侵权，被控侵权的设计也必须使用要求保护的设计的新颖点。也就是说，即使法院通过普通观察者比较两个物品以发现侵权，但是必须将它们的相似性归因于将外观设计专利与现有技术区分开的新颖点。这一标准在美国很长一段时间内被视为是独立于普通观察者测试的标准。
3
非微不足道进步标准
非微不足道进步标准在案情介绍中已经提及，是联邦上诉法院在Egyptian Goddess 案2007年合议庭多数意见中提出的新标准，即对于各个已知设计元素的组合构成一个新颖点的情形，“组合必须是对现有技术的非微不足道进步。”
注释
[1] Gorham Co. v. White, 81 U.S. 511, 20 L. Ed. 731 (1871).
[2] Dobson v. Dornan, 118 U.S. 10, 14, 6 S. Ct. 946, 30 L. Ed. 63, 1886 Dec. Comm'r Pat. 202 (1886).
[3] 参见管育鹰：《局部外观设计保护中的几个问题》，载《知识产权》2018年第4期。
[4] Smith v. Whitman Saddle Co., 148 U.S. 674, 13 S. Ct. 768, 37 L. Ed. 606, 1893 Dec. Comm'r Pat. 324 (1893).
[5] Litton Systems, Inc. v. Whirlpool Corp., 728 F.2d 1423 (Fed. Cir. 1984).
（本文为授权发布，未经许可不得转载）